El 10 de agosto de 2018, entró en vigor en México una reforma a la hoy abrogada Ley de la Propiedad Industrial, en la cual se estableció la obligación para los titulares de registros de marcas y avisos comerciales de presentar una declaración de uso con relación a los productos y/o servicios para los cuales se concedió la protección.
La declaración de uso es una notificación que los titulares de registros deben realizar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para informar que han estado usando sus marcas o avisos comerciales en los productos o servicios para los cuales fueron registrados. La presentación de la declaración es necesaria para conservar su vigencia hasta el momento en que sea necesaria su renovación.
Existen dos tipos de declaraciones de uso:
- La que se presenta al solicitar la renovación del registro. Este tipo de declaraciones ya se han estado presentando desde el 10 de agosto de 2018.
- La que se presenta al tercer aniversario de la concesión del registro.
Entonces, si ya se han presentado desde 2018 este tipo de declaraciones ¿Por qué decimos que el 2021 es el año de las declaraciones de uso de marcas? La respuesta es simple,porquetodos aquellos titulares de los registros que se hayan concedido a partir del 10 de agosto de 2018, presentarán este año a partir del 11 de agosto de 2021 las primeras declaraciones de uso de marcas en México como medio para la conservación de su vigencia, lo cual es completamente novedoso en nuestro país.
¿Cuáles son las implicaciones jurídicas de las declaraciones de uso?
Para responder esta pregunta, enumeramos los puntos relevantes a considerar a fin de que los registros de marcas y avisos comerciales continúen vigentes:
- Para presentar una declaración de uso, la marca o aviso comercial debe estar en uso real y efectivo en México. Conforme al reglamento de la ley, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue están en el comercio o disponibles en el mercado para su adquisición en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.
Asimismo, se puede considerar que una marca o aviso comercial se encuentra en uso si se aplica a productos destinados a la exportación.
- La declaración deberá realizarse únicamente respecto a los productos o servicios específicos en los cuales sí se use la marca o aviso comercial, por lo que el registro únicamente conservará la protección en los que use y perderá su vigencia respecto a aquellos en los que el titular no haya usado el signo distintivo.
- La declaración de uso se presenta de buena fe, es decir, que no es necesario presentar pruebas ante el IMPI que acrediten el uso de la marca o aviso comercial, basta con que el titular indique los productos o servicios en los cuales usa el signo para que el IMPI lo tome por cierto.
Este punto es importante ya que, aun cuando no se requiere presentar pruebas, es sumamente importante contar con ellas, ya que ante una posible solicitud de declaración administrativa de caducidad por parte de un tercero que pretenda obtener un registro de marca idéntico o semejante, será necesario tener dichas pruebas para demostrar que efectivamente la marca se encuentra en uso y con ello, evitar que sea caducada y otorgada a favor de otra persona.
- Deberá presentarse dentro de los tres meses posteriores al tercer aniversario de la concesión del registro. Si se presenta un día antes o un día después de dicho periodo, la declaración se tendrá por no presentada.
- Si no se presenta la declaración de uso, el registro caducará de forma automática, lo que significa que perderá su vigencia sin que sea necesario que el Instituto emita alguna determinación o notificación al respecto.
- La presentación de las declaraciones de uso no evita que los registros puedan ser declarados caducos por el IMPI por falta de uso por un periodo de 3 años consecutivos, a solicitud de un tercero que pretenda obtener una marca idéntica o semejante las registradas, por lo que se recomienda ampliamente el uso de las marcas en los productos o servicios que proteger.
Considerando lo anterior, es importante que las marcas o avisos comerciales concedidos a partir del 10 de agosto de 2018, ya se encuentren en uso o bien, comiencen a usarse antes de cumplir 3 años de su concesión en los productos o servicios para los cuales se registraron, con la finalidad de presentar correctamente la declaración de uso. Además, se recomienda ampliamente recabar las pruebas que jurídicamente demuestren que el registro usa conforme a la ley y con ello tener blindados los registros contra cualquier acción de caducidad. En caso de requerir información adicional respecto a este tema, así como asistencia legal para el correcto uso de sus marcas y la presentación de la declaración, en KNR estamos a sus órdenes para atender sus inquietudes y preparar correctamente este proceso para conservar la vigencia de sus activos intangibles.
