REGISTRO DE MARCA EN MÉXICO SOBRE UN COLOR AISLADO
El pasado 22 de junio de 2022, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) concedió el primer registro de marca en el país sobre un color aislado, el cual corresponde al empaque de materiales de curación, en específico, vendas para apósitos.
La concesión del registro ha generado polémica, ya que, mientras algunos celebran la evolución del registro de las marcas en México, así como del criterio del IMPI, sus detractores argumentan, entre otras cosas, que el registro es ilegal o que la marca pudo protegerse de forma distinta pero no como un color aislado.
Es por ello que cabe la reflexión sobre la legalidad de dicho acto a la luz de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI), ya que en ella se establece de manera precisa en el artículo 173, fracción V, que no serán registrables como marca los colores aislados, a menos que estén acompañados de otros elementos que otorguen un carácter distintivo.
Si bien es cierto que existe esta prohibición desde la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, también lo es que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020 que rige actualmente, contempla una excepción en el antepenúltimo párrafo del artículo 173 para las marcas de colores aislados y otras, señalando que no será aplicable la prohibición cuando derivado del uso de la marca en territorio nacional, haya adquirido distintividad en los productos o servicios que pretenden protegerse con la solicitud de registro.
Cabe destacar que en el mismo párrafo se establece que la prohibición no será aplicable de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley; sin embargo, aun cuando la LFPI entró en vigor desde el 05 de noviembre de 2020, a la fecha no existe reglamento alguno que regule esta circunstancia. En ese sentido, el Estado ha sido omiso en establecer los mecanismos y parámetros para determinar si una marca ha adquirido o no distintividad, sin embargo, esto no impide que los gobernados ejerzan su derecho a solicitar la protección de sus activos intangibles.
En ese sentido, se concluye que en México es completamente legal el registro de marcas de colores aislados, siempre y cuando se demuestre que hayan adquirido distintividad por su uso a través del tiempo.
Como mencioné en el artículo Distintividad adquirida o Secondary meaning, las pruebas a aportar en este tipo de casos serían semejantes a las requeridas para acreditar la notoriedad o fama de una marca, ya que es completamente necesario que el uso sea relevante en el mercado y sobre todo, que exista el reconocimiento de los consumidores, ya sea como público en general o como un sector en específico.
Inclusive, se puede deducir que el otorgamiento de un registro por distintividad adquirida es semejante a una declaratoria de notoriedad o de fama (aunque sin los efectos y beneficios de estas), ya que debe acreditarse en los tres casos, que la marca es reconocida por los consumidores, de lo contrario, el registro o la declaratoria no serían concedidos.
Por tal virtud, considero que el estudio de las pruebas en los casos de distintividad adquirida, incluyendo las relacionadas con marcas de colores aislados, deben ser estudiadas y analizadas de forma semejante a las aportadas en las declaratorias de notoriedad o fama, ya que es posible que se incurra en subjetividad o superficialidad en el estudio y se conceda la protección a algún elemento que, aún cuando se haya usado por mucho tiempo en el mercado, no sea muy notable o reconocido para los consumidores.
Ahora bien, regresando al primer registro de marca en México para un color aislado, se observa que en un escrito libre adjunto a su solicitud, se especificó el Pantone asociado al color; asimismo, se hizo una reseña de la historia de la marca y su titular, en conjunto con diversas pruebas físicas encaminadas a acreditar la distintividad del color por uso, tales como productos empacados desde 1974 a la fecha, folletos, publicidad en revistas, así como un estudio de mercado que muestra que los consumidores asocian el color con los productos.
Al respecto, consideramos que las evidencias presentadas a consideración del IMPI fueron apropiadas para acreditar que el color aislado ha adquirido distintividad por su uso en el mercado de materiales de curación; sin embargo, al no existir un reglamento que establezca los parámetros o criterios para determinar si la marca es o no distintiva, el Instituto realmente no tuvo herramientas legales para rechazar el registro, ya que, como he mencionado anteriormente, la omisión del Estado sobre la emisión del reglamento no inhibe el derecho del particular de solicitar y obtener la protección de su patrimonio intangible.
Por otra parte, es de llamar la atención el hecho de que la concesión de un registro de marca tradicional demora aproximadamente de 2 a 6 meses para ser concedido, sin que existan impedimentos legales de por medio. En el caso de las primeras solicitudes de marcas no tradicionales para proteger imagen comercial, el Instituto demoró en algunos casos cerca de 2 años para conceder su registro, debido a diversos requerimientos formales necesarios para su concesión. En el caso de esta marca de color que, sin duda es un precedente en la materia, el Instituto concedió su registro en 2 meses y medio, lo cual es un tiempo récord para expedir el título de una marca de esta índole, máxime que se trata de un signo que incurre en una prohibición legal de registro cuya excepción debe ser analizada y estudiada por el Instituto con mayor detenimiento a fin de determinar si efectivamente puede o no ser protegida.
En conclusión, la concesión de la marca de color aislado deja muchos puntos a la reflexión, los cuales deberán ser considerados tanto en la propia ley como en el reglamento aún inexistente, tomando como referencia el derecho comparado que nos permitirá adoptar nuevas perspectivas para ser aplicadas a la realidad mexicana en este tipo de casos. Mientras tanto, las lagunas legales y la falta de reglamentación permiten que las marcas de colores aislados, así como otras prohibidas por la ley, puedan ser protegidas siempre y cuando se emplee la estrategia adecuada.
