Desde la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en 2018, se estableció que los titulares de registros de signos distintivos (marcas, avisos y nombres comerciales) que hayan sido concedidos a partir del 10 de mayo del mismo año, tiene la obligación de presentar una Declaración de uso al tercer aniversario de la concesión del registro para mantenerlo vigente.
Asimismo, se estableció que todos los registros que deban renovarse a partir de esa fecha igualmente deberán presentar una Declaración de uso para su conservación.
Esta obligación también fue acogida por la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que entró en vigor el pasado 05 de noviembre de 2020 misma que abrogó a la Ley de la Propiedad Industrial.
Ante esta obligación, es necesario que las marcas, avisos comerciales y nombre comerciales se usen real y efectivamente en México con la finalidad de que sea posible conservar su vigencia; sin embargo, la Ley no es clara en cuanto a qué se entiende por uso real y efectivo, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su criterio en el cual indica que se requieren dos condiciones para considerar que un signo distintivo está en uso:
- Que los productos o servicios ya estaban puestos en el comercio o se encontraban disponibles en el mercado mexicano en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.
- Que el titular participa de forma continua o persistentemente en el mercado usando el signo y que tiene una determinada cuantificación de sus consecuencias en él (tales como ventas, obtención de recursos económicos, ganancias, entre otros); así como cualquier otro elemento que permita justificar la prevalencia por cierto tiempo del uso del signo por el titular.
En ese contexto, de presentar una declaración de uso sin que se cumplan dichas condiciones o bien, si sólo se usó el signo en un par de ocasiones, puede considerarse que se trata de un uso esporádico y ello no sería suficiente para cumplir con los puntos anteriores, corriéndose el riesgo de perder el registro.
En ese caso, se recomienda ampliamente que en el caso de que un registro no esté en uso al momento de su tercer aniversario, o bien, en su renovación, se busque la asistencia especializada para determinar la mejor estrategia para su conservación.
