Una marca es una creación del intelecto humano consistente en un signo que permitirá distinguir productos o servicios en el mercado frente a otros de su misma especie o clase. Esta es la función principal de una marca, sin embargo, además de distinguir productos o servicios, tiene otras funciones, por ejemplo, indicar su origen empresarial, calidad, prestigio y reputación, por lo que es importante que se tomen algunas acciones y se eviten otras si se pretende posicionar una marca en el mercado, así como posibles invasiones de derechos a terceros:
| DO | DON´T |
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| Crear marcas fuertes. Para lograr que una marca se fije en la mente del consumidor, es necesario que sea fuerte, es decir, que sea distintiva y se haga notar frente a las demás aplicadas en el mismo tipo de productos o servicios. Una marca fuerte evitará que se confunda con otras y permitirá que los consumidores la identifiquen. Además, este tipo de marcas tienen mayores posibilidades de éxito en el proceso de registro. Entre las marcas fuertes están aquellas que, por su composición, no tienen significado alguno, por ejemplo “KNR” que es el nombre de nuestra firma que, si bien tiene un significado dentro de la organización, no lo tiene en ningún idioma. | Imitar marcas. Una marca debe ser una creación distintiva, es decir, que no sea una imitación de otras marcas existentes en el mercado, ya que, además de que las posibilidades de éxito en la obtención del registro pueden ser bajas, es posible que con el uso de una marca de imitación se invadan los derechos de los titulares, lo que implica sanciones que pueden ser desde una clausura, hasta multas e inclusive, delitos si se persiste en la conducta. |
| Buscar antecedentes. Antes de usar una marca y de presentar su solicitud de registro ante la Autoridad, se recomienda realizar una búsqueda de antecedentes para confirmar que no existen marcas previamente solicitadas o registradas que sean idénticas o semejantes a la que pretende registrarse. En caso de encontrar algo similar que represente un posible obstáculo para el registro, es importante que el abogado experto realice un análisis para determinar la mejor estrategia para lograr el registro. | Usar genéricos. Es necesario asegurarse que el nombre de la marca no sea el nombre genérico de un producto o servicio, por ejemplo, “Pure Water” para proteger “Agua Purificada”, “Aplicaciones” para proteger software, “Marketing digital” para proteger una empresa de publicidad. |
| Confirmar que no se invaden derechos de terceros. Con la búsqueda de antecedentes y una investigación, puede confirmarse si la marca está libre para usarse o bien, si existe una posible invasión de derechos. Antes de iniciar el uso de una marca, es necesario verificar que está disponible. | Usar signos descriptivos. Una marca no debe describir el producto o servicio que pretende protegerse, ya que el registro será rechazado. Un ejemplo de marca descriptiva es “Tekila” para proteger destilado de agave. |
| Solicitar el registro tan pronto como sea posible. Existe un principio que reza “Primero en tiempo, primero en derecho” y este también aplica para las marcas. La primera persona que presenta la solicitud es la que tiene derecho sobre cualquier otra persona a obtener su registro. Si el uso de la marca se inicia antes de registrarse y un tercero solicita el registro antes que su legítimo titular, éste deberá comprobar dicha situación mediante procedimientos contenciosos que pueden evitarse con una solicitud de registro de marca. | Usar el símbolo ® si la marca no ha sido registrada. Este es un derecho exclusivo para los titulares de marcas que ya han sido registradas. Su uso en una marca no registrada es una infracción a la ley, lo que significa que puede ser sancionado por la autoridad. Se recomienda que los titulares de marcas usen el símbolo ® una vez que obtengan su registro. |
| Usar la marca. Las marcas registradas son para usarse pues, de lo contrario, pueden perder su vigencia. El uso adecuado de las marcas evitará posibles acciones de caducidad por parte de terceras personas que pretendan registrar la misma marca o alguna semejante a la previamente registrada, por lo que es importante recabar las pruebas que acrediten el uso de la marca para proteger su registro. | Engañar al consumidor. La Ley prohíbe el registro de marcas que engañen o confundan al consumidor, de ahí la importancia de no invertir en este tipo de signos. Un ejemplo de marca engañosa puede ser una botella en forma de agave pero que su contenido sea agua purificada, ya que la figura de la botella induce a pensar que su contenido es una bebida derivada del agave. |
| Monitorear nuevas solicitudes. Diariamente se presentan cientos de solicitudes de registro de marca en México, por lo que la posibilidad de que pretenda registrase una marca semejante a otra registrada es muy alta. Por lo anterior, se recomienda monitorear las solicitudes que se presentan diariamente para presentar oposiciones contra las marcas que sean semejantes a las previamente registradas y que puedan afectar el prestigio de estas. | Permitir el uso de la marca registrada como genérico. Muchas marcas se han convertido en nombres genéricos debido a que sus titulares permitieron su uso para denominar directamente a los productos que comercializaron con dicha denominación. Como ejemplos de marcas que hoy se usan como nombres genéricos están “Cellophane”, que se usa comúnmente para llamar a un tipo de papel y “Jacuzzi” usado en tinas de baño. Es por ello que no debe permitirse este uso para evitar perder el registro de la marca por esta circunstancia. |
| Conservar la vigencia del registro. Una vez que se concede el registro, es importante tomar las acciones para conservarlo, entre ellas, usarla de manera adecuada, recabar las pruebas que respalden su uso, así como calendarizar las fechas de presentación de la declaración de uso, así como la de renovación, ya que, de no realizar estos trámites en tiempo, el registro puede perderse. | Permitir el uso de la marca a terceros sin firmar una licencia de uso. Si bien el uso de una marca registrada por terceros autorizados por el titular permite la expansión y crecimiento del negocio, es necesario que entre las partes se firme un contrato de licencia de uso de la marca, ya que ello permitirá el respaldo del uso efectivo de la marca y evitará que se use de una forma distinta a la deseada por el titular. |
| No registrar las actualizaciones de la marca. Cuando se actualiza una marca en forma sustancial, es necesario registrar sus actualizaciones con el objeto de proteger los nuevos elementos que componen a la marca. Es por ello que es necesario eliminar la falsa idea de que teniendo un registro de marca es suficiente para contar con la protección que la ley concede, ya que, los nuevos elementos que se agreguen a la marca actualizada no estarán protegidos por el registro previo. |
Como se observa, contar con un registro de marca es una gran responsabilidad, ya que no solo implica presentar la solicitud y obtener un título, sino que se necesita tomar todas y cada una de las acciones necesarias para usarla de manera pacífica, libre y sin invadir derechos de terceros, lo que permitirá en gran medida, su posicionamiento en el mercado y reconocimiento de la misma frente a los consumidores.
En caso de requerir asistencia con alguno de los puntos señalados en la presente nota, acércate a nosotros, con gusto te apoyaremos en la protección de tu marca.
