El 10 de agosto de 2018, entró en vigor en México una reforma a la hoy abrogada Ley de la Propiedad Industrial, en la cual se estableció la obligación para los titulares de registros de marcas y avisos comerciales de presentar una declaración de uso con relación a los productos y/o servicios para los cuales se concedió la protección.
Dicha reforma que, a su vez, a acogido la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, estableció dos momentos para presentar la declaración de uso:
1. Al tercer aniversario de la concesión del registro de la marca.
2. Al momento de su renovación.
La declaración de uso es un requisito fundamental que atender, ya que deben hacerla los titulares de registros para conservar su vigencia pues, a falta de declaración, la protección se perderá de forma automática.
Considerando que la reforma a la Ley entró en vigor el 10 de agosto de 2018, todos los titulares de registros que hayan sido concedidos a partir de esa fecha, deben presentar dentro de los siguientes tres meses la declaración de uso de sus registros para mantenerlos vigentes, ya que se ha cumplido el tercer aniversario del registro.
A continuación, se muestran los puntos relevantes de la Declaración de Uso a considerar si un registro cumple a partir de hoy el tercer aniversario de su concesión:
- Si no se presenta la declaración de uso, el registro caducará de forma automática, sin que sea necesario que el Instituto emita alguna determinación o notificación al respecto.
- Para presentar una declaración de uso, el signo distintivo debe estar en uso real y efectivo en México, esto es, que los productos o servicios que distingue están en el comercio o disponibles en el mercado para su adquisición en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. Este uso real y efectivo se refiere a actos continuos e inequívocos que permitan advertir efectivamente que el titular participa continua o persistentemente en el mercado con el signo y una determinada cuantificación de sus consecuencias en él (tales como ventas, obtención de recursos económicos, ganancias, entre otros), así como cualquier otro elemento que permita justificar la prevalencia del uso de la marca por el titular.
- La declaración deberá realizarse únicamente respecto a los productos o servicios específicos en los cuales sí se use el signo, por lo que el registro únicamente conservará la protección en los que use y perderá su vigencia en los que no.
- La presentación de la declaración de uso no evita que el registro pueda ser declarados caduco por la autoridad por falta de uso por un periodo de tres años consecutivos, a solicitud de un tercero que pretenda obtener un signo idéntico o semejante a los registrados, por lo que se recomienda ampliamente el uso de los signos en los productos o servicios que protegen.
- No es necesario presentar evidencias de uso con la declaración. Aun cuando no se requiere la presentación de evidencia, es necesario contar con ella ante posibles acciones de caducidad presentadas por terceros.
Considerando lo anterior, es importante que las marcas o avisos comerciales concedidos a partir del 10 de agosto de 2018, ya se encuentren en uso, con la finalidad de presentar correctamente la declaración de uso. Además, se recomienda ampliamente recabar las pruebas que jurídicamente demuestren que el registro usa conforme a la ley y con ello tener blindados los registros contra cualquier acción de caducidad.
En caso de requerir información adicional respecto a este tema, así como asistencia legal para el correcto uso de sus marcas y la presentación de la declaración, en KNR estamos a sus órdenes para atender sus inquietudes y preparar correctamente este proceso para conservar la vigencia de sus activos intangibles.
