SU REGULACIÓN EN MÉXICO
Es sabido que el requisito más importante que debe contener una marca es la distintividad, entendida ésta como la característica intrínseca del signo que permite que éste sea identificado entre otros de su misma especie o clase en el mercado. En términos simples, la distintividad, como su nombre lo indica, refiere a que una marca se distinga entre otras de su competencia.
Asimismo, la distintividad implica que una marca no consista en:
a) Nombres técnicos o de uso común, palabras, frases o elementos usuales o genéricos.
b) Figuras tridimensionales que sean del dominio público o de uso común.
c) Signos que describan las características de los productos o servicios que pretenda distinguir.
d) Letras, dígitos, colores en forma aislada o sus nombres.
e) Traducción, transliteración o variaciones ortográficas caprichosas.
Si bien es cierto que la regla general es que sólo podrán registrarse marcas que no consistan en este tipo de características, también lo es que concurre una excepción: La distintividad adquirida o Secondary meaning, que se refiere al carácter de un signo que permite que sea distinguido frente a sus competidores, derivado del uso en el mercado que ha realizado su titular.
La figura de la distintividad adquirida la encontramos en el Acuerdo sobre los ADPIC, en el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, específicamente en el Artículo 15, en el cual se establece que “Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.”
Sin embargo, a pesar de que esta figura no es nueva y que ya ha sido acogida en diversas legislaciones, tales como Estados Unidos, Brasil, Chile, países de la Comunicad Andina (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia), entre otros, en México se integró de manera reciente en el año 2020 con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en la que establece que es posible proteger marcas que hayan adquirido distintividad por razón de uso.
En ese orden de ideas, podemos decir que México ha avanzado en distintos ámbitos de protección de marcas, considerando otros supuestos en los que los titulares pueden ser protegidos, sin embargo, la Ley no establece los mecanismos por los cuales se determinará que una marca ha adquirido distintividad, por el contrario, únicamente señala que en su caso, se concederá el registro conforme a
lo establecido en el Reglamento de la Ley. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado reforma alguna al reglamento vigente – que incluso, es el de la Ley abrogada – ni se ha expedido el reglamento de esta nueva ley que permita conocer los parámetros para determinar que efectivamente una marca adquirió
distintividad como consecuencia de su uso.
Al respecto, aun cuando no existe reglamento que indique tales lineamientos, es posible solicitar el registro de una marca alegando que ésta ha adquirido distintividad en México, presentando pruebas que lo acrediten, las cuales podrían ser semejantes a aquellas requeridas para acreditar la notoriedad o fama de una marca, tales como encuestas o estudios de mercado que demuestren que la marca es identificable para una actividad determinada o sector, fecha de primer uso y pruebas de uso continuo, volumen de ingresos, valor económico que representa la marca, porcentaje de participación de la marca en determinado sector, entre otras, lo cual, en caso de ser rechazado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la inexistencia de un reglamento, podría elevarse a la instancia Jurisdiccional, ya que el hecho de que no exista reglamentación es una omisión del Estado, por lo que no es posible que se inhiba el derecho a un particular de obtener un registro bajo esta figura.
Por lo anterior, en caso de que exista alguna marca en el país que haya adquirido distintividad por su uso, aun cuando no existe el reglamento, existen elementos suficientes para obtener un registro bajo esta figura, lo cual dependerá de las pruebas que se exhiban, con la posibilidad que sea resuelto mediante un asunto litigioso.
